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1. Definizione di marchio patronimico
Riprendiamo la definizione di marchio, possono essere registrati come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:
- a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e
- b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.
Il marchio patronimico è il marchio che contiene il nome di una persona. Per nome, così come stabilito dall’art. 6 c.c. si intende il prenome (detto comunemente “nome”) e il cognome. In realtà, è il cognome che rappresenta il “cuore” del marchio.
Pensiamo, ad esempio, ad un marchio patronimico italiano per eccellenza: Giorgio Armani, il cui cognome è noto in tutto il mondo.
Un marchio patronimico può essere protetto in quanto col tempo, in ragione di un uso intenso e, spesso, fortemente pubblicizzato, assume un altro significato secondario di segno distintivo di provenienza da una determinata impresa, sempre che il segno, attraverso una significativa penetrazione nel mercato, raggiunga una tale risonanza che il pubblico lo percepisca nella sua funzione distintiva di una specifica origine imprenditoriale.
2. Registrazione del marchio patronimico: come funziona
Accade spesso però che un cognome, utilizzato per distinguere la propria azienda o i propri prodotti e/o servizi non possegga una tale funzione distintiva.
Pensiamo, ad esempio, a quelle zone d’Italia dove molte aziende producono vino. In queste zone è frequente la presenza di imprese, commercializzanti lo stesso prodotto, facenti capo a soggetti pressoché omonimi e che utilizzano il proprio nome come ditta o marchio.
In questi casi, il patronimico ha una minore valenza distintiva e non può essere protetto (quindi registrato) in quanto tale, perché il pubblico non riconosce e non percepisce alcuna funzione distintiva.
Ad esempio, ipotizziamo che una società registri il marchio “Rossi vini” (marchio senza alcuna funzione distintiva) per vendere il proprio vino. Se un’altra azienda vinicola registra lo stesso marchio con l’aggiunta del nome (ad esempio “Carlo Rossi vini”), se accompagnato da ulteriori elementi descrittivi (come, ad esempio, immagini o loghi personalizzati), potrebbe essere sufficiente ad escludere la confondibilità dei segni distintivi delle diverse aziende. Pertanto, anche il marchio patronimico successivo potrebbe essere registrato.
3. Se aggiungo qualche elemento posso registrare un marchio patronimico già registrato?
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, in caso di marchio patronimico, l’aggiunta di un qualche elemento ulteriore non vale, di per sè, a conferire in automatico il requisito della novità-distinguibilità ad un secondo marchio contenente il medesimo patronimico.
E’ stata così affermata l’illegittimità dell’uso del patronimico come marchio, anche se accompagnato da elementi differenziatori, sempre che il marchio patronimico successivo venga utilizzato nella stessa classe merceologica rispetto al marchio patronimico preesistente (Cass. 22 aprile 2003, n. 6424 e Cass. 26 agosto 2004, n. 17004; Cass. 29 dicembre 2011, n. 29879; Cass. 14 marzo 2014, n. 6021; da ult. Cass. 4 febbraio 2016, n. 2191).
Ed è parimenti preclusa per difetto di novità la registrazione di un successivo marchio che riproduca il cuore del marchio anteriore costituito dal patronimico nonostante l’aggiunta di elementi differenziatori di contorno, potendosi determinare un rischio di confusione per il pubblico, quale rischio di un erroneo riferimento dell’attività dell’una all’altra impresa, soprattutto qualora tale eventualità sia resa altamente probabile dall’ identità, o quantomeno affinità, dei prodotti (Cass. 21 maggio 2008, n. 13067; Cass. 3 aprile 2009, n. 8119).
Se l’aggiunta di elementi ulteriori al patronimico non comporta automaticamente la novità-distinguibilità del secondo marchio, non è men vero che essa neppure determina automaticamente la carenza del detto requisito, in difetto di una debita analisi di tutte le circostanze del caso.
Nel caso del marchio patronimico l’analisi del marchio deve essere molto approfondita e incentrata sul “cuore” del marchio, costituito dall’elemento denominativo.
Soltanto dopo una attenta analisi è possibile stabilire se un marchio patronimico, già registrato, possa essere comunque registrato da un altro soggetto.
4. Se utilizzo e registro un marchio patronimico già registrato cosa accade?
Se utilizzo un marchio patronimico andrebbe dichiarata la nullità per difetto di novità (ex art. 12, lett. b e c C.P.I.) del marchio successivo, se si tratta di un marchio già registrato e utilizzato per gli stessi prodotti e/o servizi.
In tema di marchio patronimico, trattandosi di marchio forte per definizione, il cui nucleo caratterizzante è costituito dal cognome in esso contemplato, anche somiglianze non proprio strette costituiscono contraffazione, se non vi siano anche distanze territoriali o merceologiche od altri elementi di fatto che escludono la confondibilità.
Né rileva l’asserita buona fede di chi utilizza un marchio già registrato, atteso che il diritto di esclusiva all’uso del marchio ha natura reale, e di conseguenza la sua violazione va ravvisata in ogni abusiva commercializzazione del marchio indipendentemente da ogni connotazione soggettiva di buona o di mala fede e, quindi, dalla presenza del dolo o della colpa nella parte che abbia dato luogo all’abuso.
L’uso di un marchio patronimico registrato costituisce contraffazione, e pertanto, a sensi dell’art. 124 C.P.I., può e deve essere inibito l’utilizzo alla prosecuzione dell’uso del detto marchio nella fabbricazione, commercio e pubblicità dei propri prodotti e/o servizi.
avv. Gianfranco Leggio
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