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1. Per concedere in licenza esclusiva a terzi l’uso del Marchio occorre il consenso di tutti i contitolari?
Si. Con una recente decisione, la Cassazione afferma quanto sia fondamentale interpretare il diritto di proprietà industriale, con riferimento alla concessione di licenze su marchi detenuti in comunione(Cassazione civile, Sez. I, sentenza 19 aprile 2024, n. 10637).
Il caso riguarda la controversia tra contitolari di un marchio italiano, in particolare sulla licenza esclusiva in favore di terzi, che è stata rinnovata oltre la scadenza inizialmente concordata, nonostante il dissenso di uno dei contitolari.
La prima licenza d’uso era stata concessa nel 1993 con il consenso unanime di tutti i titolari, ma quando hanno dovuto decidere se estendere ulteriormente la licenza, uno dei contitolari si è opposto, sostenendo che senza il consenso di tutti i contitolari, non avrebbero potuto estendere la licenza d’uso del marchio.
2. Il rinvio alla Corte di Giustizia
Inizialmente, la Corte di Cassazione aveva disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della UE di due quesiti “di merito”, ottenendo tuttavia (con sentenza del 27 aprile 2023, resa nella causa C-686/21) la seguente risposta: “la prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, e il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che la questione se la concessione di una licenza d’uso, o il recesso dal relativo contratto, di un marchio nazionale o di un marchio dell’Unione europea detenuto in comproprietà richieda una decisione unanime dei contitolari o una decisione adottata a maggioranza di questi ultimi dev’essere risolta in base al diritto nazionale applicabile”.
Non esistono disposizioni specifiche che regolamentano le condizioni di esercizio dei diritti dei contitolari di un marchio.
3. Le norme sulla comunione
La Cassazione ha posto al centro della propria decisione, le norme civilistiche sulla comunione e, in particolare, gli artt. 1102 e 1108 c.c..
L’art. 1102 c.c. regola l’uso del bene in comunione, stabilendo che ciascun partecipante può usufruire del bene comune purché non alteri la sua destinazione e non pregiudichi l’utilizzo degli altri comunisti.
L’art. 1108 c.c. regola gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione della cosa comune, indicando che per gli atti che possono compromettere la sostanza del bene o pregiudicare significativamente i diritti degli altri partecipanti, è necessario il consenso unanime.
4. L’interpretazione della Corte di Cassazione
Secondo la Corte di Cassazione è necessario interpretare queste norme nel contesto dei marchi in comunione, dato che la concessione di una licenza esclusiva a terzi può effettivamente alterare radicalmente la disponibilità del marchio e i diritti dei contitolari.
Secondo la Corte: “Ogni decisione inerente allo sfruttamento del diritto comune di proprietà industriale è astrattamente idonea a pregiudicare l’interesse di ciascuno dei contitolari a preservare l’integrità del proprio diritto”.
In particolare, “la concessione di licenze esclusive a terzi è un atto dispositivo del marchio, poiché, alterando la destinazione della cosa e impedendo agli altri partecipanti alla comunione di farne uso, incrina l’esclusività del diritto che è tipica della privativa”.
La Cassazione afferma un primo principio in base al quale, in caso di comunione sul marchio, il contratto di licenza d’uso a terzi in via esclusiva richiede il consenso unanime dei contitolari, perché la concessione al licenziatario dell’esclusiva priva i contitolari del godimento diretto dell’oggetto della comunione.
La Cassazione afferma, altresì, un secondo principio in base al quale, se la licenza è stata concessa in via esclusiva con l’accordo unanime dei titolari è sempre possibile il venir meno della volontà di prosecuzione di uno dei medesimi, il quale non è vincolato in perpetuo alla manifestazione originaria. In questi casi, è necessario rinegoziare l’atto mediante una nuova concessione, da concordare ancora una volta con unanimità dei consensi.
È importante tutelare i diritti minoritari nella gestione congiunta dei marchi. Ogni contitolare ha il diritto di mantenere integro il proprio diritto sull’uso del marchio, e le decisioni che impattano tale diritto devono essere prese all’unanimità. Questo approccio enfatizza la necessità di proteggere ciascun titolare da decisioni potenzialmente lesive adottate dalla maggioranza, promuovendo una gestione condivisa del marchio.
5. Per avere informazioni su cos’è un marchio e quali marchi possono essere registrati leggi i seguenti articoli del Blog:
- Come registrare un Marchio
- Cos’è la classe di un Marchio
- Quale marchio è possibile registrare e quali sono i costi
- Cosa significa marchio forte e marchio debole
- Registra il tuo nome come Marchio
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avv. Gianfranco Leggio
(3 giugno 2024)